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澳大利亞專利權保護

2014-12-22 13:59:07

澳大利亞專利權保護

                                        隆潤律師事務所  宋英華

   引言

   随着知識經濟與經濟全球化的深入發展,知識産權已日益成為各國競争的核心要素,是建設創新型國家的強有力支撐。近年來,我國“走出去”企業遭遇到的知識産權糾紛越來越多,打擊了企業參與國際競争的積極性,也不利于多雙邊經貿關系的發展。自2011年起,山東省人力資源和社會保障廳、山東省司法廳、山東省商務廳共同組織實施了百名應對國際貿易摩擦高端法律服務人才培訓工程。實施以來已成功組織了三期共55名律師赴美培訓,為我省應對國際貿易摩擦人才充實了後備力量,在我省國際貿易摩擦争端法律服務業務中發揮了積極的作用。為應對我省在對外經濟貿易面臨的新形勢,在總結了過去三期赴美培訓所取得的成果的基礎上,今年相關部門又組織20名律師赴澳培訓,筆者是赴澳律師團成員之一。

   中澳經貿關系自兩國1972年正式建交以來呈穩步快速發展,很重要的原因就是兩國貿易的互補性很強。澳大利亞擁有豐富的自然資源,礦産品、能源産品、農産品可長期供應中國市場,中國有豐富的勞動力資源和廣闊市場,既能向澳大利亞提供輕工、紡織、機電等勞動密集型産品,也能提供諸如衛星發射這樣的高新技術服務。因此,兩國經濟取長補短、互利合作的潛力很大。

   走出去才能引進來,這次赴澳培訓可以說正當其時。二十國集團領導人第九次峰會(G20)于2014111516日在澳大利亞第三大城市布裡斯班市舉辦。1114,在赴布裡斯班出席峰會并對澳大利亞進行國事訪問之際,中國國家主席習近平在澳大利亞《澳金融評論報》(Australian Financial Review)發表題為《開創中澳關系更加精彩新篇章》的署名文章。中澳自由貿易協定談判經曆近十年長跑,終于取得實質性進展,1117兩國簽署了實質性結束中澳自由貿易協定談判的意向聲明,預計自由貿易協定于2015年将簽署。根據談判結果,在開放水平方面,澳大利亞對中國所有産品關稅最終均降為零,中國對澳大利亞絕大多數産品關稅最終降為零;服務領域,彼此向對方作出涵蓋衆多部門、高質量的開放承諾。協定範圍涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資和規則共10多個領域,包含了電子商務、政府采購等“21世紀經貿議題”。協定的簽署将實現兩國經濟優勢互補和互利雙赢,促進雙邊經貿關系深入發展。深入了解澳大利亞知識保護體系更顯重要。

澳大利亞擁有一整套完善的知識産權保護體系,其知識産權保護在世界位居前列。專利作為澳大利亞知識産權體系三大支柱之一,因其高效暢通,在促進技術創新、投資及國際競争中發揮了重要作用。全面了解澳大利亞專利權保護制度,對減少貿易摩擦、促進中澳經貿關系發展具有十分重要的意義。筆者将澳洲的之行的所聞加以整理,形成本文,希望能夠有所裨益。

   内容摘要

限于篇幅限制,本人從澳大利亞專利保護概況、專利權保護機構設置、專利類型、專利申請類型、專利申請程序、中國企業進入澳大利亞市場如何加強專利權保護、中國企業在澳大利亞遭受專利侵權指控如何應對、澳大利亞專利權保護對我國專利權保護的借鑒意義八個方面對澳大利亞專利權保護做一概述。

關鍵詞

标準專利、創新專利、臨時性申請、完整性申請、國際公約申請、專利合作條約申請、分割申請、附加申請

一、澳大利亞的專利權保護概況

1、專利法規是澳大利亞知識産權保護的根本

   澳大利亞專利法系主要沿襲英國專利法系。1903年正式建立聯邦專利制度,至今已有100多年的曆史。澳大利亞現行專利制度法律基礎為1990年《專利法》。①

   1990年《專利法》經曆了幾次重大的修訂,尤其值得一提的是 2000年引入了創新專利,以創新專利取代小專利。

   2012年知識産權法修正案》,提高了專利審查标準尤其是加強了對創造性的審查。②

   2、優惠政策是重要手段

   澳大利亞政府将知識産權保護納入國家創新戰略、這也是澳大利亞20011月宣布的創新行動計劃中的内容之一。将包括專利在内的知識産權保護納入科技計劃管理,使知識産權保護納入科技計劃的立項、實施、驗收等整個過程。

3、營造知識産權保護的社會環境

   2000年的澳大利亞“國家創新峰會”要求,把知識産權作為一種戰略資源加以保護,加強知識産權的戰略和政策研究及宣傳普及活動。20011月,霍華德總理宣布的創新行動計劃提出,采取優惠稅收政策,鼓勵企業增加研發投入,從源頭上促進發明和專利申請,促進以知識為基礎的新經濟。創新峰會的召開和創新行動計劃的實施,為澳大利亞更好地實施包括專利在内的知識産權保護和利用,營造了良好的社會環境。

4、鼓勵社會參與專利檢索。

澳大利亞認為世界上70%以上的技術信息隻在專利說明書中公布,這是不可忽視的資源,因此提出:檢索世界範圍内的專利信息,可以避免浪費時間和錢财去重複别人已經做過的工作;尋找在澳大利亞不受專利保護或保護期已過的可能許可或已公開的技術;跟蹤競争對手的研發活動和技術研發單位的動向;避免侵犯他人的專利,在決定生産或進口一個産品之前,檢索澳大利亞的專利信息,以避免昂貴的法律争端。

  5、提供高效暢通的專利服務。

   澳大利亞知識産權局作為專利的主管部門,不僅受理專利申請,而且提供一系列的服務,特别是實行在線管理,已形成了全國專利管理的網絡體系。

   二、澳大利亞專利權保護機構設置

   1、行政機構設置

   澳大利亞知識産權局IP Australia是澳大利亞知識産權主管機構,成立于1904隸屬于澳大利亞聯邦工業部的一個獨立運作的機構總部設在首都堪培拉各州首府城市設有分支機構,澳大利亞專利局(Australian Patent Office)隸屬于澳大利亞知識産權局。

1990年專利法》設立了專利專員(Commissioner of Patents)專利專員有權将部分權利下放給專利局的一些職員,特别是給專利審查員④。

法律沒有專門規定專利專員在專利局中的地位,但是明确了專利審查員在澳大利亞專利體系中的作用,這點非常重要,因為與專利及專利申請有關的大多數決定都是由專利審查員作出的。⑤

   2、審判機構設置

  澳大利亞對知識産權案件的審理采取的是知識産權審判庭模式,當事人對專利局作出的駁回申請決定不服的,專利申請人可以向聯邦法院提起行政訴訟,這時當事人以專利局作為被告,聯邦法院行政庭依照行政訴訟程序進行審理。值得注意的是當事人對專利局作出的專利無效審查決定不服,向法院提起訴訟的專利無效案件,任何一方當事人隻能向聯邦法院提起民事訴訟,而不是行政訴訟。這類案件不能以專利局作為被告,而是以原來的雙方當事人為訴訟當事人,由聯邦法院的民事審判庭依照民事訴訟的程序審理。這一點與我國現行專利法很不相同。我國法律一律作為行政案件,由法院依照行政訴訟程序進行審理,這種規定非常不科學。專利複審委員會作出的行政決定中,有的是依職權作出的行政決定,有的是依當事人請求作出的居間裁決,這兩種決定的性質是不同的。如果不加以區分,一律以作出決定的行政機關作為被告,弊端明顯。一是拖延了異議、無效審查時間,這種類似于“三審制”的規定,使“權利真空”時間過長;二是由于審理這種糾紛與行政機關利益關系不大,因此,在法律上增加了第三人要介入訴訟的規定,而增加第三人,使案件更加複雜,既不利于保護權利人,也不利于保護公衆利益;三是行政機關一旦敗訴,要由國家負擔訴訟、鑒定費用,也不妥當。四是難以保證司法的公正、高效。其結果對專利權人、無效宣告請求人、異議人均十分不利。澳大利亞的經驗值得我國借鑒。

   三、澳大利亞的專利類型

   澳大利亞根據2003年的《外觀設計法》工業産品的獨特的可視性外觀提供保護,因澳大利亞知識産權教材将外觀設計與專利并列為知識産權的類型。⑥故在澳大利亞外觀設計非為專利類型之一。

   2000年專利法修正案》規定了兩種專利類型,即标準專利和創新專利。二者在申請費用、申請期限,保護期限、專利性要求、審查程序上均有不同。

   1、标準專利

澳大利亞的标準專利與中國的發明專利類似,申請費用大約5000美元;申請期限一般在3-6年之間;自申請日計算保護期為20年(藥品甚至能達到25年);需具備新穎性(novelty)、創造性(inventive step)、實用性(utility);标準專利需要經過實質審查才能授權。⑦

澳大利亞絕大多數被授權的專利是标準專利。按照澳大利亞2014年知識産權報告統計數據,2013年澳大利亞标準專利申請量為29717件,而創新專利的申請量僅為1676件。

2、創新專利

創新專利有點類似中國的實用新型,申請的大概費用在2000美元;一般申請後一個月内即可獲得授權;自申請日計算保護期為8年;專利性要低于标準專利的創造性标準,适用創新性标準(innovative step),保護的是現有技術的改進(incremental advance),隻要發明區别于以往技術且這種區别構成實質性貢獻即可;重要的是創新專利不需要經過實質審查即可獲得授權,但創新專利隻有經過實質審查并經認證(examined and certified)後才具有法律上的強制執行力。

經審查滿足專利性要求的創新專利,可以獲得同标準專利同樣的保護。不同于标準專利,專利權人僅需在阻止他人侵權時才申請對創新專利進行實質審查。

創新專利沒有經過實質審查即獲得授權,這意味着專利申請的有效性并未得已确認,這使創新專利除非經過實質審查并經認證,否則很難轉讓和許可使用。同樣,除非經過實質審查并經認證,否則專利權人也不能到法院主張專利權。并且,創新專利隻能在澳大利亞申請,如果專利權人想到國外使用專利,必須在其他國家單獨申請專利。⑧

   、澳大利亞的專利申請類型

專利申請分為臨時性申請(Provisional application)和完整性申請(complete application)Patents Act 1990(Cth),s29(2)),完整性申請可以是一個或一個以上的(a)國際公約申請(convention application)(b)專利合作條約申請(PCT application)(c)分割申請(divisional application)(d)附加申請(application for a patent of addition)。⑨

   1 臨時性申請

臨時性申請是僅有12個月期限的專利申請,在此期間,申請人可以申請一個或多個與臨時性申請相關的完整性申請,如果完整性申請沒有在12個月期間提出,臨時性申請失效。⑩

先提出臨時性申請而非完整性申請,是為盡可能早取得優先權日期,獲取12個月時間以盡可能搜集完整性申請所需要的信息。⑾

提出臨時性申請的發明在某些條件下缺乏一定的信息将會導緻優先權喪失,所以在提出臨時性申請時應盡可能明确,在臨時性申請提出後的12月内,如果有更多的發明信息,最好再提出一個包含之前申請的進一步的臨時性申請。

提出書面臨時性申請使發明人在正式提出申請之前,還能對發明的可行性進行再評估,以便決定是否繼續申請;同時提出臨時性申請後,即使發明人的發明被公衆所知,也不影響其後續的專利申請。專利法同時要求公布申請人的姓名和發明的标題,但不能公布臨時申請的内容,以便使申請人的發明即使在申請後仍處于保密狀态,這使得申請人即使在未準備就緒或在規定時間内還未決定書面提交有關的完整申請時,還能赢得專利保護的機會。  

2、完整性申請

要獲得專利授權,必須提出完整性申請,完整性申請可以在有了臨時性申請後提出,也可以在沒有臨時性申請的情況下直接提出。如果在提交完整性申請之前沒有提交臨時性申請,後來申請人又對自己的完整性申請不太滿意,那麼隻要在知識産權局還沒有公布或審查這個完整性申請,自該申請被受理之日起12個月内,申請人也可以向知識産權局提出将完整性申請視為臨時性申請。

(1)國際公約申請

澳大利亞是巴黎公約的締約國,按照巴黎公約規定,申請人在一締約國申請了知識産權保護,在其他締約國享有優先權,澳大利亞就優先權實行互惠原則。公約規定專利優先權日期是12個月。優先權為專利隻授予第一申請人這一通常原則提供了重要的例外情形。⑿

(2)專利合作條約申請

澳大利亞是專利合作條約的締約方,一締約國的居民或國民想除了本國申請外在其他締約國獲得專利保護,通過提出一份申請即可獲取跨國保護,申請向世界知識産權組織國際局或申請人所在締約國的專利局提出。提出國際申請的日期是國際申請日,國際申請可在巴黎公約國家主張優先權,但優先權主張要受巴黎公約約束。⒀

(3)分割申請

分割申請是将一份專利申請分割成兩個或更多申請。一個專利隻能針對一項發明,如果申請人原先的專利申請描述的不隻是一項發明,而是兩項或多項發明,申請人可以使用分割申請,而不會失去優先日期。

(4)附加申請

在申請人已有一項專利申請或授權專利的情況下,如果申請人需要另一項專利以改進或修改在先專利,附加專利是非常有用的。

符合四點要求可申請附加專利。

1.附加專利不是創新專利或不能成為創新專利。

2.附加專利不能獨自存在,必須有在先專利的存在及授權為前提。

3.附加專利的完整申請必須在在先專利完整申請當日或之後。

4.必須使用專用表格申請,并且需标明在先專利号或在先專利申請号。⒂

   五、澳大利亞專利申請程序

1 專利檢索。如果拟申請發明在申請前為公衆所知悉,将不能申請專利。

2、确定專利申請類型。申請人可以先提出臨時申請,然後确定申請标準專利、創新專利,還是提出國際申請。

3、申請提交後就進入初步審查和公告階段。要注意費用在專利申請的不同階段支付。創新專利經初步審查符合形式要件後在官方刊物(Australia Official Journal of  Patent)公告并授權。标準專利在實質審查前在官方刊物上公告。

4、實質審查階段。标準專利在授權前實質審查,申請人需提出審查請求。創新專利實質審查請求在其授權後提出。無論标準專利還是創新專利,隻有經過實質審查才具有強制執行力。

5、公告授權階段。标準專利申請經實質審查被公告後三個月内任何人可提異議,未提異議或異議不成立,公告期滿可獲授權。創新專利隻需符合形式要件即可獲得授權,在官方刊物上予以公告, 如通過實質審查并經認證,會再次公告,創新專利被認證後任何人在任何時間都可向專利局提出申請撤銷。

6、支付年費以維護專利的有效性。⒃

   六、中國企業進入澳大利亞市場如何加強專利權保護

澳大利亞的制造業相對較小,需要進口大量的商品,或者是在許可條件下商品需要在澳大利亞進行組裝。這為那些欲成功登陸澳大利亞的外國制造業企業,無疑提供了一個巨大的市場以及更多的發展空間和機會。

根據2014年澳大利亞知識産權報告,在澳大利亞申請的專利中有90%以上的申請來自海外。29717件申請中,13161件來看美國,1751件來自日本,1722件來看德國,1341件來自瑞典。中國在此排名中榜上無名,這與中國在全球國民生産總額的份額極不相襯。與标準專利相比,中國企業在過去的10年中更青睐于申請創新專利這種授權快的短期專利,這種情況隻有近幾年開始才有所改觀。

中國知識産權報記者曾就中國企業在澳大利亞知識産權保護問題,采訪了具有152曆史的骁盾律師事務所合夥人詩劍、帥傑,該所曾為赴澳培訓團全體成員在墨爾本講解了精彩的知識産權課程,筆者有幸面對面與其進行了交流,他們對中國企業提出了以下建議:一是未雨綢缪,知識産權先行。企業應在進入澳大利亞市場之前制定一套完備的知識産權戰略。二是在和國外經銷商簽署合作協議時,一定要在協議中說明商标、外觀設計、專利等知識産權的歸屬問題。三是中國企業在建立專利組合、充分利用專利信息方面需要加強。

筆者認為中國企業要進軍澳大利亞市場,擴大産品銷售和提高市場競争力,應提高專利申請的質與量,并逐步建立起專利資産組合。希望有越來越多的中國企業能夠很快學會如何建立良好的專利資産組合,并且利用充分專利戰略以更有力地參與澳大利亞市場競争。

  、中國企業在澳大利亞遭受專利侵權指控如何應對

  伴随着貿易往來的增加,知識産權的重要性日益凸顯,目前,中國企業在澳大利亞遭遇知識産權糾紛的事情時有發生。

如果中國企業在澳大利亞接到專利侵權的律師函,不必慌張。因為很多時候,這隻是對方的一種競争策略。這時,中國企業一定要聘請專業律師,調查清楚對方的真正意圖,然後再尋找解決的辦法。在澳大利亞,和解是最理想的專利糾紛解決方式。差不多95%的糾紛通過和解解決,當然,談判的籌碼是以強大的專利實力做後盾的,因此中國企業還是應該加強自身專利權保護。

   如果不幸被拖入專利訴訟的泥潭,盡量速戰速決,因為在澳大利亞的訴訟成本非常高的,在一場拉鋸戰式的訴訟中,從來沒有真正的赢家  

八、澳大利亞專利權保護對我國專利權保護的借鑒意義

澳大利亞人口僅2300餘萬,至今已産生了15位諾貝爾獎得主,這與澳大利亞強有力的專利權保護制度密不可分的,一整套先進的制度設計,極大的促進了創新。

我國首個知識産權法院北京知識産權法院已于2014116在京揭牌成立,該院将集中管轄原由北京市各中級人民法院管轄的知識産權民事和行政案件。上海知識産權法院、廣州知識産權法院也成立在即。這是在《中共中央關于全面深化改革若幹重大問題的決定》中所提出的“加強知識産權運用和保護,健全技術創新激勵機制,探索建立知識産權法院精神”的具體體現,是我國知識産權保護的重大進步,這固然令人欣喜,但欣喜之餘仍應看到不足之處,我國提出要建立創新型國家,制度設計是關鍵,澳大利亞先進的專利保護制度無疑可以為我國知識産權保護提供有益的借鑒。

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Schedule 1, Intellectual Property Laws Amendment (Raising the Bar) Act 2012

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